특허 거절이유통지 대응, 의견서·보정서에서 가장 먼저 결정할 5가지

특허 거절이유통지를 받으면 가장 먼저 떠올리는 질문은 보통 “어떻게 하면 등록될까?”입니다. 그러나 기업 특허라면 질문을 하나 더 해야 합니다. “등록된 뒤에도 경쟁사의 제품을 의미 있게 견제할 수 있는 청구항이 남는가?”입니다.

심사 대응에서 청구항을 크게 좁히면 등록 가능성은 높아질 수 있습니다. 하지만 경쟁사가 쉽게 빼고 설계할 수 있는 구성까지 필수요소로 넣어 버리면, 등록증은 얻어도 사업상 가치가 약한 특허가 될 수 있습니다. 반대로 인용문헌과 명세서의 근거를 충분히 검토하지 않은 채 넓은 청구항만 고집하면 불필요하게 절차와 비용이 늘어날 수 있습니다.

따라서 의견서·보정서는 문서 작성부터 시작하기보다 인용문헌 → 사업상 핵심 구성 → 유지할 권리범위 → 보정 가능한 근거 → 다음 절차의 순서로 판단하는 편이 안전합니다.

1. 거절이유를 ‘출원 전체’가 아니라 청구항별로 분해합니다

거절이유통지에는 신규성, 진보성, 기재요건 등 서로 다른 쟁점이 함께 포함될 수 있습니다. 특히 여러 청구항이 있는 출원이라면 모든 청구항이 같은 이유로 거절되는 것도 아닙니다.

먼저 표를 만들 듯 다음을 구분하는 것이 좋습니다.

• 어떤 청구항에 어떤 거절이유가 적용되는지
• 심사관이 어떤 인용문헌의 어느 구성을 대응시켰는지
• 독립항의 핵심 구성 중 실제로 선행기술에 없는 부분이 무엇인지
• 종속항 중 등록 가능성이 상대적으로 높은 기술적 특징이 있는지
• 명세서에 보정 근거로 사용할 수 있는 실시형태와 표현이 있는지

이 작업을 하지 않고 바로 문구를 고치면, 한 거절이유를 해소하면서 다른 쟁점을 새로 만들거나 사업상 중요한 구성을 불필요하게 포기할 수 있습니다.

2. ‘등록에 도움이 되는 특징’과 ‘사업을 지키는 특징’을 구분합니다

심사관이 인용한 문헌과 차이를 만들 수 있는 특징이 있다고 해서 그 특징을 곧바로 독립항에 넣어야 하는 것은 아닙니다.

예를 들어 제품에는 A+B+C+D가 모두 들어가지만 경쟁사가 D를 빼도 비슷한 성능을 낼 수 있다면, D를 독립항의 필수 구성으로 추가하는 순간 회피설계 가능성이 커질 수 있습니다. 반대로 C가 제품 성능의 핵심이고 경쟁사가 사실상 C 없이 시장에서 경쟁하기 어렵다면 C를 중심으로 차별성을 설명하는 전략이 더 사업적일 수 있습니다.

그래서 보정 전에는 현재 제품뿐 아니라 차기 모델, 경쟁제품, 대체구조, 해외 판매모델까지 같이 보는 것이 좋습니다. 특허는 오늘의 제품 설명서가 아니라 앞으로의 경쟁구도를 다루는 권리이기 때문입니다.

기업의 제품·경쟁특허를 함께 분석해 권리화 방향을 정하는 방식은 SKY IP-R&D · 신기술 발굴 서비스에서도 확인할 수 있습니다.

3. 의견서로 다툴 부분과 보정할 부분을 먼저 나눕니다

거절이유 대응은 크게 논리로 다투는 부분과 청구항을 조정하는 부분으로 나눠 생각할 수 있습니다.

인용문헌에 실제로 해당 구성이 없거나, 문헌들을 결합할 동기와 기술적 맥락이 약하거나, 심사관의 해석과 발명의 기술적 의미가 다른 경우에는 의견서에서 그 차이를 명확히 설명할 필요가 있습니다. 반대로 명세서에 명확한 근거가 있고 작은 보정으로 쟁점을 제거하면서도 실질적인 권리범위를 유지할 수 있다면 보정이 효율적일 수 있습니다.

중요한 것은 “반박할 수 있는데도 무조건 좁히는 것”과 “보정이 필요한데도 무조건 다투는 것”을 모두 피하는 것입니다. 의견과 보정의 비율은 사건마다 달라집니다.

지식재산처의 특허·실용신안 심사기준은 재심사 단계의 보정에 대해서도 보정요건 위반이나 보정으로 새로운 거절이유가 발생하는 경우의 처리 기준을 설명하고 있습니다. 즉, 보정은 단순한 문장 수정이 아니라 법정 요건 안에서 설계해야 하는 절차입니다.

4. 보정안을 정하기 전에 ‘경쟁사가 어떻게 피할지’를 한 번 역으로 검토합니다

좋은 보정안인지 확인하는 간단한 방법은 보정된 독립항을 놓고 “경쟁사라면 무엇을 하나 빼거나 바꿀 것인가?”를 질문하는 것입니다.

이때 검토할 항목은 다음과 같습니다.

• 추가하려는 한정이 제품의 필수 기능인지 단순 실시예인지
• 숫자 범위를 좁힐 경우 경쟁사가 경계 밖으로 쉽게 이동할 수 있는지
• 부품의 위치·형상·순서를 특정하면 대체구조가 쉬워지는지
• 방법 청구항과 장치 청구항 중 실제 침해 입증이 쉬운 형태가 무엇인지
• 후속 제품에서 없어질 가능성이 높은 특징을 필수요소로 넣고 있지는 않은지

특히 투자·조달·라이선스·분쟁 가능성이 있는 특허라면 “등록 가능성”만으로 보정안을 평가하지 않는 것이 중요합니다.

5. 거절결정까지 간 경우에는 재심사와 불복 절차를 전략적으로 선택합니다

거절이유통지에 대한 대응 후에도 거절결정이 내려질 수 있습니다. 이 단계에서는 사건의 쟁점과 필요한 보정 여부에 따라 다음 절차를 검토하게 됩니다.

현행 특허법상 일정 요건 아래 특허거절결정 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내 명세서 또는 도면을 보정하여 재심사를 청구할 수 있습니다. 재심사 청구와 함께 의견서를 제출할 수도 있습니다. 다만 구체적인 적용 가능성과 기간 연장 여부, 다른 절차와의 관계는 사건별로 확인해야 합니다.

실무적으로는 “심사관의 판단을 뒤집어야 하는 사건인지”, “명확한 보정안으로 쟁점을 해소할 수 있는 사건인지”, “분할출원 등 별도 권리화 전략이 필요한지”를 함께 검토해야 합니다. 절차를 선택한 뒤 청구항 전략을 생각하면 선택지가 줄어들 수 있으므로 권리범위 전략을 먼저 정하고 절차를 선택하는 순서가 중요합니다.

장유진 변리사의 실무적 해석: OA 대응의 목표는 ‘등록’이 아니라 ‘쓸 수 있는 등록’입니다

거절이유통지는 특허가 실패했다는 의미가 아닙니다. 오히려 심사관이 무엇을 선행기술로 보고 어디에서 차이를 인정하지 않는지 확인할 수 있는 중요한 정보입니다.

기업 입장에서는 이 시점에 출원 당시의 청구항을 그대로 방어하는 것만이 정답도 아니고, 빨리 등록하기 위해 크게 좁히는 것만이 정답도 아닙니다. 현재 제품, 향후 제품, 경쟁사의 회피 가능성, 해외출원, 조달·투자 계획까지 놓고 어떤 권리범위를 끝까지 지킬 가치가 있는지를 다시 정해야 합니다.

이미 거절이유통지를 받은 사건이라면 상담 전에 통지서, 인용문헌, 현재 청구범위, 실제 제품 또는 기술 설명자료를 함께 준비하면 대응 방향을 더 구체적으로 검토할 수 있습니다. SKY 상담 문의에서 사건 개요를 남길 수 있습니다.

공식 출처

• 지식재산처 특허·실용신안 심사기준 — 제5부 특허심사절차
• KIPRIS 특허정보검색

※ 본 글은 2026년 9월 확인 가능한 공개 법령·심사기준을 바탕으로 한 일반적인 실무 정보이며, 개별 출원의 보정 가능 범위·기한·절차 선택은 사건 기록과 적용 법령을 별도로 검토해야 합니다.

English Version

A Korean patent office action is not merely a drafting problem. For a company, the central question is whether the response can overcome the examiner’s objections without surrendering the claim scope that matters commercially.

Key Development

An office action may raise novelty, inventive-step, written-description or other issues across different claims. Before amending, map each rejection to the affected claim, the cited disclosure and the feature the examiner believes is missing or obvious.

Why It Matters

A narrow amendment can sometimes accelerate allowance, but an unnecessary limitation may also create an easy design-around. The feature that distinguishes the cited prior art is not automatically the feature that should become a mandatory element of the independent claim.

Companies should distinguish between a feature that is useful for prosecution and a feature that is essential to protecting the product, future variants and competitive position.

Practical IP Implications

Before filing arguments or amendments, consider five questions: what exactly is rejected; which technical feature carries commercial value; which points should be argued rather than amended; how a competitor could design around the proposed claim; and what procedural route remains if a refusal decision follows.

Korean examination practice also imposes legal limits on amendments. The Korean IP authority’s examination guidelines explain the treatment of amendments in re-examination, including cases where amendment requirements are not satisfied or a new ground for refusal arises.

For product and competitor analysis connected to claim strategy, see SKY IP-R&D & New Technology.

What Companies Should Consider

If a refusal decision has already been issued, Korean patent law provides, subject to statutory conditions, a route to request re-examination with an amendment within three months from service of the refusal decision. The appropriate choice depends on whether the issue is best solved by amendment, legal/technical argument, or a broader portfolio approach such as preserving additional subject matter separately.

The objective should be a usable patent, not simply an allowed patent. When seeking advice, it is helpful to provide the office action, cited references, current claims and a description of the commercial product. Contact SKY for a case-specific review.

Official Sources

• Korean IP authority, Patent and Utility Model Examination Guidelines — Patent Examination Procedure
• KIPRIS Patent Search

This article provides general information based on publicly available materials reviewed in September 2026. Deadlines, amendment eligibility and procedural options should be confirmed for the specific application.